2012 QCCS 5941, 2012 QCCS 5941

American Eagle Outfitters Canada Corporation c. Reitmans (Canada) Ltd. 2012 QCCS 5941 JR 1320 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-067991-110 DATE : 21 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.S. ______________________________________________________________________ AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CANADA CORPORATION Demanderesse c.

REITMANS (CANADA) LIMITED Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (objections – secret professionnel) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre de l’interrogatoire avant défense de son représentant par Reitmans (Canada) Limited (« Reitmans »), American Eagle Outfitters Canada Corporation (« AEO Canada ») s’engage à communiquer certaines informations. [ 2 ] AEO Canada refuse de transmettre quelques dizaines de documents au motif qu’ils seraient protégés par le secret professionnel. 1. la poursuite judiciaire [1] [ 3 ] American Eagle Outfitters Inc. (« AEO») exploite un commerce de vêtements aux États-Unis. [ 4 ] Retail Royalty Company (« Retail Royalty »), également une société américaine, détient les marques de commerce utilisé par AEO. [ 5 ] À la fin des années '90, AEO décide d’étendre son commerce de vêtements au Canada.

Elle exploite ses magasins au Canada par l’entremise de AEO Canada [2] . [ 6 ] Lors de l’ouverture des boutiques au Canada, AEO tente d’y enregistrer certaines marques de commerce, dont « AEO » et « AE » (les « Marques »). [ 7 ] À ce moment, Shirmax Fashions Ltd. (« Shirmax Fashions ») œuvre également dans le commerce du vêtement au Canada et exploite, notamment, les boutiques Addition-Elle. [ 8 ] Shirmax Retail Ltd. (« Shirmax Retail ») est propriétaire des marques de commerce utilisées par Shirmax Fashions, dont Addition-Elle AE Design, A/E Sport Design, A/E SPORT & CO. et a déposé une demande pour la marque AE. [ 9 ] Les sociétés s’engagent alors dans des poursuites judiciaires concernant les Marques. [ 10 ] AEO Canada, AEO, Retail Royalty et Shirmax Retail signent finalement une entente en novembre 2000 (l’« Entente ») [3] . [ 11 ] L'Entente prévoit que Shirmax Retail est propriétaire des Marques au Canada et qu'elle octroie une licence d'utilisation à AEO Canada.

AEO Canada paie les royautés dues en vertu de cette entente depuis. [ 12 ] L'Entente accorde un droit de premier refus à AEO Canada si Shirmax Retail décide de vendre ou transférer ses droits dans les Marques. Shirmax Retail doit alors envoyer un avis écrit des termes de toute offre reçue et AEO peut acquérir les droits, selon les termes de l’offre.

[ 13 ] À la suite de trois transactions, Reitmans devient propriétaire des Marques : • en juin 2002, Reitmans achète les actions de Shirmax Fashions; • le 2 février 2003, Shirmax Fashions fusionne avec Shirmax Retail et continue à faire affaires sous le nom de Shirmax Fashions; • le 3 février 2003, Shirmax Fashions cède ses actifs à Reitmans, incluant ses droits dans les Marques, puis est dissoute. [ 14 ] Le 26 septembre 2011, AEO Canada dépose son recours alléguant violation des obligations contractuelles : elle n’a jamais reçu d’avis lui permettant d’exercer son droit de premier refus et n’a jamais donné son consentement au transfert des Marques.

Elle veut devenir propriétaire des Marques et réclame des dommages-intérêts. 2. les objections [ 15 ] En décembre 2011, Reitmans interroge avant défense Me Bulman, dirigeant de AEO Canada et vice-président, secrétaire et avocat général de AEO. [ 16 ] Au-delà des prétentions respectives des parties concernant les obligations contractuelles visées à l’Entente, Reitmans entend invoquer la prescription du recours : les Marques lui appartiennent depuis le 3 février 2003 et le recours n’est intenté que le 26 septembre 2011.

Elle recherche donc toute information permettant d’établir que AEO Canada était au courant du transfert des Marques antérieurement au 26 septembre 2008. [ 17 ] Plusieurs documents sont transmis, mais AEO Canada s’oppose à la communication de certains autres.

Ces derniers documents sont écrits ou reçus par Me Strohm et Me Gibbs, anciennement avocates internes de AEO, travaillant pour Me Bulman (AEO ne précise pas si elles étaient avocates pour la compagnie canadienne, la compagnie américaine ou les deux). [ 18 ] Il faut déterminer si les documents sont visés par le secret professionnel de l’avocat. [ 19 ] À l’audience, AEO Canada remet une copie des documents au Tribunal, mais pas à l’avocate de Reitmans. [ 20 ] Les deux parties présentent les principes généraux applicables en matière de secret professionnel, puis AEO Canada explique, document par document, sur quoi s’appuie sa prétention que ces documents n’ont pas à être communiqués en raison du secret professionnel.

L’avocate de Reitmans répond de manière générale puisqu’elle n’a pas vu les documents (sauf pour l’objection portant sur l’onglet 9 pour lequel l’argumentation est présentée à huis clos). [ 21 ] AEO Canada ne conteste pas la pertinence de l’information, mais elle invoque que tous les documents en litige sont visés par le secret professionnel et qu’il n’y a eu aucune renonciation de sa part. 3. les documents postérieurs au 26 septembre 2008 [ 22 ] Reitmans veut invoquer que AEO Canada savait depuis longtemps qu’elle était devenue propriétaire des Marques en 2003 et qu’en conséquence, le recours est prescrit. [ 23 ] Le recours est déposé le 26 septembre 2011.

La prescription de trois ans s’applique. [ 24 ] Les documents postérieurs au 26 septembre 2008 ne peuvent, a priori , servir à établir la prescription, à moins qu’ils ne contiennent des informations qui permettraient d’établir une connaissance antérieure à cette date. [ 25 ] Les documents sous les onglets 26 à 28 et 31 à 34, en réponse aux engagements 5 et 6, sont des documents visés par le secret professionnel, mais rédigés postérieurement au 26 septembre 2008 et ne contenant aucune information qui permettrait d’établir une connaissance antérieure à cette date. [ 26 ] L’objection est accueillie en regard des onglets 26 à 28 et 31 à 34 en réponse aux engagements 5 et 6. 4. l’étendue du secret professionnel [ 27 ] Il ne suffit pas de parler à un avocat pour que tout soit confidentiel.

Il faut que la communication soit faite à l’avocat en sa qualité professionnelle [4] . [ 28 ] La sphère d’application du secret professionnel de l’avocat ne s’arrête pas aux frontières du monopole d’exercice professionnel [5] . Les limites de l’application du secret professionnel coïncident plutôt avec celles des services que l’on attend normalement ou couramment dans le cadre de la relation avec un avocat [6] . [ 29 ] Sont en principe confidentielles les communications intervenues entre un avocat et son client en vue d’obtenir un avis juridique ou aux fins d’un litige actuel ou appréhendé.

Cela comprend lettres, opinions, déclaration de témoins et d’experts, notes et remarques, etc. [7] Par exemple, des ébauches et projets de résolutions préparés par des avocats pour une ville ont été jugés confidentiels alors que ces documents avaient été rédigés dans le contexte d’un litige appréhendé [8] . [ 30 ] Mais, ne sont pas protégés par le secret professionnel les documents qui n’ont pas été préparés à

titre confidentiel dans le cadre

ou aux fins d’une consultation professionnelle. Par exemple, les registres d’une compagnie conservés par un avocat n’ont pas été considérés comme protégés par le secret professionnel [9] . [ 31 ] Les mêmes règles s’appliquent à l’avocat d’entreprise. Par exemple, les opinions juridiques données à ses clients à l’interne sont visées par le secret professionnel.

Par contre, les conseils au sujet de questions de politique générale qui n’ont rien à voir avec les compétences en droit de l’intéressé ne jouissent pas de la protection du privilège [10] . [ 32 ] Le Tribunal ne peut agréer à la prétention générale de Reitmans que l’information concernant la date où AEO Canada a eu connaissance du transfert des Marques n’est pas, en soi, une information confidentielle. [ 33 ] Pour décider si une information est protégée par le secret professionnel, il faut examiner le contenu de l’information, sa portée, son but et le contexte dans lequel il a été rédigé ou communiqué [11] . [ 34 ] Après avoir examiné les documents, le Tribunal conclut que certains d’entre eux ne sont pas couverts par le secret professionnel. [ 35 ] Les documents 2 à 4, en réponse aux engagements 5 et 6, sont des projets d’ordre du jour d’une réunion du conseil de Retail Royalty.

L’ordre du jour final a déjà été communiqué sous la pièce B-3. AEO Canada n’a donné aucune information sur le rôle joué par Me Strohm dans la préparation de ces ordres du jour, ni sur son rôle relativement à Retail Royalty. Les projets ont circulé entre différentes personnes. Aucune information n’a été communiquée au Tribunal quant à savoir qui étaient certaines de ces personnes. AEO Canada n’a pas relevé son fardeau de démontrer qu’il s’agit de documents protégés par le secret professionnel.

L’objection à la communication des documents des onglets 2 à 4 est rejetée. [ 36 ] Les documents 6 à 8 et 22, en réponse aux engagements 5 et 6, concernent un échange d’information entre l’avocat externe et l’avocate interne de AEO Canada. Il ne contient aucune information confidentielle. L’objection à la communication des documents des onglets 6 à 8 et 22 est rejetée. [ 37 ] Il en est de même de l’échange de courriel de l’onglet 12, en réponse aux engagements 5 et 6. Aucune information n’est fournie expliquant le contexte de l’échange entre Me Strohm et un employé de AEO.

De prime abord, il ne relève pas de la sphère du travail de l’avocat, mais constitue plutôt un échange d’informations. L’objection à la communication des documents de l’onglet 12 est rejetée. [ 38 ] En résumé, les objections à la communication des documents 2 à 4, 6 à 8, 12 et 22, en réponse aux engagements 5 et 6, sont rejetées parce qu’il ne s’agit pas de documents visés par le secret professionnel. 5. la renonciation [ 39 ] Le secret professionnel de l’avocat est protégé par l’

article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [12] , par l’

article 2858 C.c.Q. , par l’

article 60.4 du Code des professions [13] et par l’

article 131 de la

Loi sur le Barreau [14] . [ 40 ] Le secret professionnel vise à la fois l’obligation de confidentialité de l’avocat et l’immunité de divulgation qui protège le contenu de l’information contre sa communication forcée, même dans les instances judiciaires [15] . [ 41 ] L’accès à la preuve pertinente est inévitablement lié au droit à une défense pleine et entière [16] . [ 42 ] Les règles relatives au secret professionnel sont d’ordre public de protection. Le titulaire du droit peut y renoncer.

La renonciation peut être implicite ou explicite, mais elle doit être volontaire, claire et émaner d’une personne qui connaît l’existence de son droit [17] . [ 43 ] Le Tribunal conclut que les allégations de la Requête introductive d’instance et le fait que AEO Canada a choisi Me Bulman pour être interrogé constituent une renonciation claire au secret professionnel. [ 44 ] En effet, aux paragraphes 24, 25, 32 et 33 de la Requête introductive d’instance, AEO Canada, elle-même, allègue ne pas avoir été au courant du détail des transactions concernant les Marques et ne pas avoir eu de raison de croire que les Marques avaient été transférées ou vendues à Reitmans : 24.

American Eagle Canada did not become aware of particulars of the transactions described above, and more particularly that the Licensed AE Marks and Licensed AEO Marks had been assigned to Reitmans, until this information was provided by Reitmans’ counsel in a letter dated January 12, 2009, the whole as appears from a copy of said letter disclosed herewith as Exhibit P-2 ; 25.

Prior to January 12, 2009, AEO Canada and American Eagle Canada, as the case may be, had no reason to believe that Licensed AE Marks had been sold or otherwise transferred to Reitmans and that paragraph 11 of the Settlement Agreement had been breached. […] 32. As indicated above, American Eagle Canada did not become aware of particulars of the transactions described above, and more particularly that the Licensed AE Marks and Licensed AEO Marks had been assigned to Reitmans, until this information was provided by Reitmans’ counsel in a letter dated January 12, 2009, as appears from Exhibit P-2; 33.

Prior to January 12, 2009, AEO Canada and American Eagle Canada, as the case may be, had no reason to believe that Licensed AEO Marks had been transferred to Reitmans and that paragraph 6(

a) of the Settlement Agreement had been breached. (soulignements ajoutés)

[ 45 ] AEO Canada entend elle-même mettre en preuve le moment et l’étendue de sa connaissance du transfert des Marques. [ 46 ] Reitmans est, par conséquent, en droit de tenter de déposer une preuve contraire. [ 47 ] On parle ici de contrats d’achat d’actions, de fusion d’entreprises et de cession d’actifs. Il est probable que les membres du service juridique de l’entreprise soient les personnes les plus susceptibles de connaître ces détails, sinon les seules. [ 48 ] Tel que déjà mentionné, les documents visés sont écrits ou reçus par Me Strohm et Me Gibbs, avocates internes de AEO, travaillant pour Me Bulman.

AEO Canada a d’ailleurs choisi Me Bulman, dirigeant de AEO Canada, vice-président, secrétaire et avocat général de AEO pour être interrogé au préalable. À l’audience, elle explique qu’il est la seule personne encore à son emploi qui est au courant des faits en litige.

Cela démontre bien la probabilité que ce soit un membre du service juridique qui ait la connaissance des détails de transactions juridiques de la nature de celles en litige ici. [ 49 ] AEO a renoncé au secret professionnel et les documents 1, 5, 9 à 11, 13 à 21, 23 à 25, 29, 30 et 35, en réponse aux engagements 5 et 6, et ceux relatifs aux objections 17 à 21 doivent être communiqués. [ 50 ] Même s’il y a renonciation, cette renonciation n’autorise pas un accès illimité et inconditionnel; elle ne porte que sur l’étendue et le moment de la connaissance par AEO Canada du transfert ou de la vente des Marques à Reitmans. [ 51 ] À la demande du Tribunal, AEO Canada a fourni une copie des documents sous objection, en caviardant les passages qui ne concernaient pas Shirmax Retail, Shirmax Fashions ou Reitmans.

C’est la copie qui doit être communiquée à Reitmans, partiellement. Pour l’onglet 9, la pièce devrait être communiquée sans caviardage.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE l’objection à la communication des documents des onglets 26 à 28 et 31 à 34, en réponse aux engagements 5 et 6; [ 53 ] REJETTE l’objection à la communication des documents 1 à 25, 29, 30 et 35, en réponse aux engagements 5 et 6 et aux objections 17 à 21; [ 54 ] ORDONNE la transmission des documents 1 à 25, 29, 30 et 35, en réponse aux engagements 5 et 6, et ceux relatifs aux objections 17 à 21, tel que caviardés par AEO Canada dans la version transmise au Tribunal, à l’exception de l’onglet 9 qui doit être transmis sans caviardage; [ 55 ] ORDONNE la mise sous scellés de la pièce AEO-2; [ 56 ] FRAIS À SUIVRE . __________________________________ CLAUDINE ROY, J.C.S.

Me Éric Préfontaine Me John Cotter osler hoskin & harcourt Avocats de American Eagle Outfitters Canada Corporation Me Sandra Mastrogiuseppe davies ward phillips & vineberg Avocate de Reitmans (Canada) Limited Dates d’audience : 17 et 19 septembre 2012