2022 QCCQ 649, 2022 QCCQ 649

Geneze Innovation inc. c. SZM Promotions inc. 2022 QCCQ 649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701861-202 DATE : 25 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEZE INNOVATION INC Demanderesse c. SZM PROMOTIONS INC.

Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Geneze Innovation inc est une entreprise ayant pignon sur rue à Chelsea, en Outaouais, depuis près d’une décennie [1] . Elle fait affaires dans le domaine de la production et de la distribution d’accessoires liés aux téléphones cellulaires. [ 2 ] Geneze est représentée, lors du Procès, par son Président et fondateur, soit M.

Jean-Philippe Brousseau. [ 3 ] Plus particulièrement, Geneze est la titulaire de la marque de commerce Phone Loops [2] , ainsi que du sous-produit en découlant, soit le Ninja loop. Essentiellement, il s’agit là de sangles – adhésives - pour téléphones cellulaires. La documentation émanant de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes décrit ladite marque en ces termes [3] : Phone loops are universal strap accessories for smartphones and tablets that provide a secure yet relaxed grip to avoid unfortunate drops of expensive devices. [ 4 ] Geneze et M.

Brousseau déposent, le 20 mars 2015, une demande de brevet en lien avec ce produit. [ 5 ] Après la période d’analyse requise par les autorités pertinentes, Geneze et M. Brousseau deviennent les titulaires, en date du 15 janvier 2019 [4] , d’un brevet délivré au Canada et aux États-Unis. Le brevet s’intitule ainsi : Boucle convenant à une variété d’objets – Loop suitable for use with a variety of objects. [ 6 ] Le gouvernement fédéral canadien, en prévision de l’élection générale de 2019, lance – le 2 août 2018 [5] – un appel d’offres pour divers articles promotionnels.

Sept items sont ainsi recherchés par Élections Canada. [ 7 ] Élections Canada souhaite ainsi notamment recevoir des soumissions pour l’obtention de 100 000 sangles à téléphone cellulaire. Les sangles en question sont décrites à même la documentation d’appel d’offres : Sangle universelle qui permet de tenir son téléphone cellulaire de façon sûre et décontractée afin d’éviter les accidents fâcheux et coûteux. Accessoire sécuritaire qui permet d’accéder à tout l’écran avec le pouce.

Compatible avec les technologies de recharge sans fil. [ 8 ] Les documents d’appel d’offres d’Élections Canada exigent, par ailleurs et dans leur version initiale, que l’emballage et les étiquettes réfèrent spécifiquement [6] au

titre suivant : Ninja loop / Sangle à téléphone cellulaire [ 9 ] La version modifiée de ladite documentation d’appel d’offres, publiée le 23 août 2018, retire pour sa

part la référence au Ninja Loop. Le contrat conclu entre le fédéral et SZM réitère cependant à nouveau ladite référence au Ninja Loop. [ 10 ] À tout événement, la documentation d’appel d’offres rappelle l’importance pour les soumissionnaires de ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. [ 11 ] La preuve démontre que quelques entreprises approchent Geneze, et ce, afin d’obtenir une soumission pour la production desdites 100 000 sangles [7] .

[ 12 ] M. Brousseau, et son directeur des opérations de l’époque, M. Alexandre Gingras, informent Élections Canada [8] du fait que Geneze est dans le processus d’obtenir un brevet. Essentiellement, Geneze confirme être titulaire d’un brevet en instance. Bref, Geneze est patent pending. [ 13 ] La preuve démontre que la date d’accessibilité dudit mémoire descriptif du brevet, en l’espèce, remonte au 20 septembre 2015. [ 14 ] SZM Promotions inc, pour sa part, est une entreprise œuvrant, depuis 2003, dans le domaine de la vente d’objets promotionnels. Elle est représentée, au Procès, par son Président, M.

Menachem Hoch. [ 15 ] Intéressée par l’appel d’offres fédéral, du moins en ce qui concerne les 100 000 sangles, SZM s’informe des moyens possibles de livrer une telle marchandise dans le délai prévu aux documents d’appel d’offres. Elle produit une soumission et le contrat lui est octroyé, le 22 octobre 2018 [9] , pour la somme totale, incluant les taxes, de 43 279$. Le coût par unité est de 0,38$, considérant le prix total, avant taxes, de 38 000$. [ 16 ] Deux jours plus tard, soit le 24 octobre 2018, M.

Hoch entre en contact avec les représentants de Geneze, les informant de sa volonté de livrer 100 000 sangles à sa cliente. Geneze, par l’entremise de M. Gingras, l’informe alors du processus associé au brevet pour les sangles et confirme souhaiter travailler avec M. Hoch dans le but de permettre la production et la livraison, en temps opportun, desdites sangles. [ 17 ] Hélas pour tous, les négociations quant au prix tournent assez rapidement au vinaigre. Dès lors, M.

Hoch décide de se tourner vers un plan autre, mandatant ainsi un agent devant lui dénicher une entreprise – localisée en Chine – qui pourra produire les 100 000 sangles en question à un coût qui permettra à SZM d’obtenir un certain profit dans le cadre du contrat, attribué à ce moment, par le fédéral. [ 18 ] M.

Hoch confirme qu’il donne le feu vert à une telle production, et ce, au début du mois de novembre 2018, et ce, bien que les représentants de Geneze lui confirment [10] qu’ils ont reçu, le 9 octobre 2018, un Notice of allowance [11] / Avis d’acceptation de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et donc, que l’octroi officiel du brevet ne fait plus l’objet de quelconque embûche. [ 19 ] Lorsque Geneze réalise que SZM a débuté la production, en Chine, de ces sangles, et ce, dans le but de les importer, de les vendre et de les distribuer au Canada, elle en informe le gouvernement fédéral.

Ce dernier demande aux parties de s’entendre entre elles, conformément au libellé de l’appel d’offres et du contrat en ayant découlé. [ 20 ] Il n’est pas contesté que les 100 000 sangles ont été produites, en Chine, par l’entreprise mandatée par SZM. Elles sont importées par cette dernière, au Canada, au mois de janvier 2019. [ 21 ] Le brevet, tel que déjà précisé, est octroyé le 15 janvier 2019.

À ce moment, le contrat conclu entre le fédéral et SZM est encore en vigueur. [ 22 ] Réalisant que les discussions entre les parties n’ont pas permis d’en arriver à une entente, Élections Canada transmet, le 19 mars 2019, une lettre [12] à SZM l’informant, dans les circonstances, que le fédéral met fin au contrat. Le premier paragraphe de ladite missive se décline d’ailleurs ainsi : Dear M.

Hoch, Further to my original email correspondence dated January 11, 2019 and given that no successful action has been taken by the Contractor to satisfy the requirement of any of the 3 Options outlined by Élections Canada, Élections Canada has decided to terminate the Contract. [ 23 ] Geneze réclame de SZM la somme de 15 000$, représentant, soumet-elle, une portion de la perte de profits découlant des actions de cette dernière, le tout en contravention des dispositions de la

Loi sur les brevets . [ 24 ] SZM conteste une telle réclamation, et produit elle-même une Demande reconventionnelle, arguant essentiellement ce qui suit :

i) Geneze n’était pas titulaire, en octobre 2018, d’un brevet, tout au mieux était-elle patent pending ; ii) Le brevet éventuellement accordé à Geneze ne résisterait pas à l’analyse, les agents de brevet du fédéral n’ayant pas fait correctement leur travail en accordant un tel brevet pour un tel produit; iii) Geneze a agi de mauvaise foi en l’espèce et une telle conduite a entrainé, dans son sillon, la résiliation du contrat par Élections Canada, générant ainsi une perte, à SZM, se chiffrant – minimalement – à la somme de 15 000$. [ 25 ] Qu’en est-il? QUESTIONS EN LITIGE [ 26 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions suivantes :

i) La responsabilité de SZM est-elle engagée en l’espèce à la lumière des dispositions pertinentes de la

Loi sur les brevets [13] ? ii)

En cas de réponse affirmative à la question i), quelle indemnisation, admissible en vertu de la

Loi sur les brevets , doit être accordée à Geneze? iii) En tout état de cause, la Demande reconventionnelle de SZM est-elle bien fondée, et dans l’affirmative, doit-elle être accordée en totalité ou en partie?

ANALYSE - Le fardeau de preuve [ 27 ] La réclamation de Geneze est de nature civile.

Il lui revenait donc, ainsi, d’en démontrer le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [14] . [ 28 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [15] . [ 29 ] La preuve en question doit établir que le fait allégué est probable, et non pas seulement possible. - La juridiction de la Division des petites créances [16] de la Cour du Québec [ 30 ] Bien qu’une réclamation comme celle formulée par Geneze soit peu fréquemment produite devant la Division des petites créances, il est indéniable que cette Division a la compétence juridictionnelle afin de se prononcer sur celle-ci. [ 31 ] La Juge Chantal Gosselin, J.C.Q., dans l’affaire Ligue de DBL Ball inc c.

Lemire [17] , le confirme d’ailleurs en toutes lettres. [ 32 ] La lecture combinée de l’ article 54 (1) de la Loi sur les brevets ainsi que de l’

article 84 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires [18] ne laisse aucun doute à ce sujet, ces dispositions se détaillant ainsi :

Loi sur les brevets Juridiction des tribunaux 54

(1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

Loi sur les tribunaux judiciaires 84. La Cour du Québec est une cour d’archives. [Le Tribunal souligne] - La responsabilité potentielle de SZM Promotions Inc [ 33 ] La

Loi sur les brevets (ci-après la Loi ) précise en son

article 2 qu’un « brevet » découle de l’émission de lettres patentes couvrant une invention. [ 34 ] La notion « d’invention », pour sa part, y est définie comme étant Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. [ 35 ] Enfin, le « breveté » est le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet. [ 36 ] Geneze soumet en l’espèce que SZM s’est livrée à des actions se qualifiant de contrefaçons au sens de la Loi . [ 37 ] Les articles 42 à 44 de ladite législation établissent les règles de base liées à l’octroi et aux effets d’un brevet : Octroi des brevets Contenu du brevet 42 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le

titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent. Forme et durée des brevets Délivrance 43

(1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré

sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire. Validité

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté [19] ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45. Durée du brevet 44

Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande. [ 38 ] Il est indéniable, en l’espèce, que Geneze n’est pas encore titulaire de son brevet lors de l’émission, par le fédéral, de son appel d’offres pour 100 000 sangles pour téléphones.

Après tout, le brevet n’est officiellement délivré, tel que déjà précisé, que le 15 janvier 2019. [ 39 ] À ce moment, et tous en conviennent, la production, par cette entreprise localisée en Chine, des 100 000 sangles au bénéfice de SZM est complétée. [ 40 ] Ceci étant dit, un tel constat ne règle pas tout. [ 41 ] En effet, le titulaire du brevet bénéficie certes, à compter de l’octroi du brevet, d’une panoplie de recours, énoncés aux articles 54 et 55 de la Loi , mais force est de constater que l’inventeur / titulaire bénéficie d’une certaine protection – en autant que le brevet soit véritablement émis – et ce, depuis la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public. [ 42 ] Bref, l’économie de la Loi est d’accorder, rétroactivement, une certaine protection au breveté, et ce, une fois que le brevet est bel et bien, le cas échéant, octroyé. [ 43 ] L’

article 55 de la Loi expose le tout ainsi : Contrefaçon et recours 55

(1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet. Indemnité raisonnable

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.

Partie à l’action

(3) Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué,

partie à tout recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2). Assimilation à une action en contrefaçon

(4) Pour l’application des autres dispositions du présent

article et des articles 54 et 55.01 à 59, le recours visé au paragraphe (2) est réputé être une action en contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon. [Le Tribunal souligne] [ 44 ] Qu’en est-il ici? [ 45 ] M. Hoch confirme ne pas avoir procédé à quelconque vérification particulière avant de se lancer dans le processus lié à cet appel d’offres d’Élections Canada. Le focus de ce dernier est déjà fixé vers une entreprise localisée en Chine.

Ce n’est, en effet, qu’après que SZM se voit octroyer le contrat, qu’elle s’enquiert des modalités pouvant être offertes par Geneze. [ 46 ] Ceci dit, il apparait tout aussi clairement de la preuve que Geneze informe SZM, dès le début des discussions, qu’elle est en processus – très avancé – quant à l’obtention d’un brevet pour de telles sangles. [ 47 ] Manifestement, M. Hoch n’a pas cru à cette possibilité.

D’ailleurs, même lors du Procès, ce dernier argue que le brevet octroyé par l’Office de la propriété intellectuelle (OPIC) n’aurait pas dû l’être, ajoutant au passage que les agents de brevet du fédéral n’ont pas fait leur travail

correctement. [ 48 ] Pourtant, M. Hoch est informé, dès le 25 octobre 2018, par Geneze que celle-ci a reçu un Notice of allowance de l’OPIC. [ 49 ] Les négociations qui se déroulent dans les jours suivants n’ayant pas donné les résultats escomptés [20] , la preuve démontre que M.

Hoch décide de donner le feu vert, au début du mois de novembre, à la production, en Chine, des 100 000 sangles. [ 50 ] Manifestement, SZM a considéré que le brevet pour lesdites sangles n’allait pas être délivré, voire qu’il ne devrait pas être délivré. [ 51 ] En réalité cependant, ledit brevet fut octroyé, avec tous les effets en découlant. [ 52 ] Ainsi donc, lorsque SZM lance une telle production de 100 000 sangles pour téléphones cellulaires en Chine, elle sait fort bien qu’elle peut être à risque, et ce, dans l’optique où le brevet est octroyé. [ 53 ] Comme le note la Cour fédérale dans l’affaire Shire Biochem inc c.

Procureur général du Canada [21] : [27]Cela signifie essentiellement qu’une fois qu’un brevet est accordé, un breveté a l’avantage du brevet depuis la date où le brevet est devenu accessible au public et peut intenter une action en indemnisation raisonnable. [29]À mon avis, il n’y a rien dans la loi qui donne à entendre qu’« avantage » doit s’interpréter comme évoquant tous les recours que peut exercer un breveté en vertu de la loi. Le paragraphe 55(2) a pour objet d’étendre les avantages des brevets au profit des brevetés pendant la période de demande de brevet.

Une fois qu’une demande de brevet est rendue accessible au public, un tiers peut lire les documents publiés et utiliser l’invention. Cependant, le paragraphe 55(2) dispose que quiconque fait cela (ou contrefait autrement l’invention) s’expose à devoir payer une indemnité raisonnable si le brevet est ensuite accordé . Le paragraphe 55(4) prévoit expressément qu’un tel recours visant à obtenir une indemnité raisonnable « est réputé être une action en contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon ». Ainsi, la

Loi sur les brevets range expressément le droit à une indemnité raisonnable en vertu du paragraphe 55(2) parmi l’ensemble des droits d’exécution dont jouit un breveté en vertu de son brevet une fois celui - ci délivré. [Le Tribunal souligne] [ 54 ] Il est indéniable que l’objectif, à ce moment, de SZM est de procéder à la production et à l’importation des 100 000 sangles, et ce, afin de les livrer, et donc de les vendre, au Canada dans le cadre de l’appel d’offres d’Élections Canada. [ 55 ] Même M. Hoch soumet que les 100 000 sangles produites constituent, ni plus ni moins, que le même produit que ce qui est normalement fabriqué par Geneze. [ 56 ]

Sous réserve de la qualité même du produit, qui n’est manifestement pas la même, et ce, tel que postulé par Geneze, il demeure incontestable qu’il s’agit ici du même produit. [ 57 ] L’endos de l’emballage des deux produits est d’ailleurs très similaire, le graphique dénotant le mode d’utilisation étant, du reste, identique.

Il s’agit manifestement du graphique de la même main, des mêmes doigts, du même étui et essentiellement des mêmes instructions. [ 58 ] Manifestement, SZM a tenté, par l’entremise d’un producteur étranger, de contourner les prétentions formulées par Geneze, faisant ainsi le pari que le brevet ne serait jamais accordé. D’ailleurs, lors du Procès, M. Hoch rappelle que plusieurs demandes de brevet ne sont jamais accordées, tombent dans l’oubli, ou deviennent caduques pour diverses raisons [22] . [ 59 ] Ceci dit, tel ne fut pas le cas en l’espèce.

Le brevet, conformément aux représentations de Geneze en temps opportun, a bel et bien été octroyé. [ 60 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Free World Trust c. Électro santé inc [23] , rappelle ainsi la définition donnée par la doctrine au concept de contrefaçon : La contrefaçon n'est pas définie dans la loi. H.G. Fox[24] la définit ainsi: any act that inferferes with the full enjoyment of the monopoly granted to the patentee is an infringement, if done without his consent.

In general, infringement is committed where any person, without licence from the patentee, either directly or indirectly makes, uses, or puts into practice the invention, or any part of it that is embraced by the claims. It consists in the making, using or vending to others to be used the subject matter claimed in the patent. It means doing one of the things which, by the terms of the grant, a person is not entitled to do; or by colorably imitating the invention in any way or taking its substance.

[ 61 ] La preuve prépondérante démontre ici que les actions posées par SZM auraient constitué, au sens de l’ article 55 (2) de la Loi , une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où lesdits gestes sont commis. Les actions en question sont posées alors que le mémoire descriptif du brevet est disponible au public, et ce, depuis 2015. Il s’agissait, essentiellement, de la production, en grande quantité, et de l’importation, au Canada, d’un produit voulant être le même (la marque de commerce en moins) que celui normalement produit par Geneze et par ses fournisseurs autorisés.

Les éléments essentiels de l’invention ont ici été copiés. [ 62 ] Tel que la preuve l’a révélé, et tel que confirmé par M. Hoch, les 100 000 sangles ont été livrées au Canada avant l’octroi du brevet. Or, l’importation de produits, de la sorte, se qualifie de contrefaçon au sens de la Loi .

L’auteure Mistrale Goudreau le rappelle d’ailleurs, en ces termes, dans son ouvrage sur Le droit canadien des brevets [24] : Bien que l’article 42 ne le mentionne pas, le titulaire canadien du brevet a le droit exclusif d’importer au Canada et de vendre au Canada des objets dont la fabrication au Canada aurait été une violation de ses droits. (…) [ 63 ] Certes, M. Hoch soumet que le brevet n’aurait jamais dû être accordé. Il précise que l’invention n’est pas nouvelle, ajoutant que le produit existait déjà avant 2015. [ 64 ] Cela étant, il ne s’agit là que d’une assertion.

Tel que déjà précisé, et conformément au second alinéa de l’

article 43 de la Loi , précité :

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45. [ 65 ] M. Brousseau, dont le témoignage est apparu particulièrement solide et crédible, précise d’ailleurs que le brevet octroyé ne fait présentement l’objet d’aucune opposition, contestation ou quelconque demande d’annulation. Une tentative d’opposition, formulée en 2019 par une firme coréenne, fut rejetée. [ 66 ] Il n’est évidemment pas suffisant, pour SZM, de postuler que le brevet n’aurait pas dû être accordé et que les agents de brevets fédéraux n’ont pas bien fait leur travail . [ 67 ] Du reste, l’ article 20 (1) de la

Loi sur les Cours fédérales [25] stipule que la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance (…) quant à toute tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention (…) délivré sous le régime de la

Loi sur les brevets [26] . [ 68 ] Ainsi donc, ces assertions de SZM demeurent de simples prétentions. Sans plus, ni moins. La présomption établie à l’ article 43 (2) de la Loi , précité, n’est assurément pas ici renversée, même pas de manière prima facie . [ 69 ] Par ailleurs, l’argument de M.

Hoch voulant que le produit en question soit copié un peu partout dans le monde n’est pas, non plus, de nature à convaincre le Tribunal. [ 70 ] Enfin, la preuve ne démontre nullement de manière prépondérante que l’entreprise mandatée par SZM avait reçu quelconque permission l’autorisant à produire, pour le marché canadien, de telles sangles. [ 71 ] La responsabilité de SZM est donc ici engagée en vertu de l’ article 55 (2) de la Loi .

À la lumière de l’ensemble de la preuve ceci dit, la conclusion du Tribunal serait la même en vertu de l’article 1457 CCQ, et ce, en matière de responsabilité civile. [ 72 ] Cela ne signifie pas, automatiquement, que la somme de 15 000$ doit être octroyée, sans plus ample analyse, à Geneze. Cependant, cela signifie que la Demande de Geneze se qualifie assurément en vertu de l’ article 55 (2) de la Loi . [ 73 ] Le fait que SZM n’a pas, au final, livré les 100 000 sangles à Élections Canada n’immunise pas SZM de toute responsabilité.

Le fait que le contrat conclu entre SZM et le gouvernement fédéral ait été résilié non plus. [ 74 ] En effet, comme le rappelle la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Western Oilfield Equipment Rentals Ltd et autre c. M-I L.L.C . [27] : [61] Le contexte du paragraphe 55(2) n’indique pas qu’une personne qui accomplit un acte de contrefaçon antérieur à la délivrance d’un brevet peut se dégager de toute responsabilité y afférente en cessant ses activités avant la délivrance du brevet.

La notion de contrefaçon antérieure à la délivrance d’un brevet a été ajoutée au régime canadien des brevets lorsque le Canada a adopté la pratique existante dans la majeure

partie du reste du monde et a commencé à (

i) publier des demandes de brevets avant la délivrance de ceux-ci et (ii) à compter la durée de validité du brevet à partir de la date du dépôt de la demande du brevet, plutôt qu’à partir de la date de sa délivrance. Étant donné que la durée de validité du brevet comptait pendant le traitement de la demande et que le public avait accès à l’invention une fois que la demande était publiée (généralement 18 mois après la date de priorité de la demande), il a été décidé que le régime des

brevets imposerait une responsabilité, à concurrence d’une « indemnité raisonnable », à quiconqueutilise des inventions sans y être autorisé pendant la période antérieure à la délivrance d’un brevet.Aucun motif d’instance n’existe aux termes du paragraphe 55(2) tant que le brevet n’a pas étédélivré (voir la décision Premier Tech Ltée c. Équipements Tardif Inc., [1993] A.C.F. no 283(QL), (1993) 63 F.T.R. 114, 48 C.P.R. (3d) 42 (C.F. 1re inst.)), mais la responsabilité se rapporte àla période comprise entre la publication et la délivrance du brevet.

Il n’en reste pas moins qu’uneinvention qui a été rendue publique, mais qui n’a pas encore fait l’objet de la délivrance d’unbrevet, pourrait être exploitée par un tiers pendant cette période, alors que l’inventeur ne pourraitempêcher cette exploitation. L’arrêt de cette exploitation avant la délivrance du brevet n’a pas poureffet de réduire les pertes que son exploitation par un tiers fait subir à l’inventeur pendant lapériode antérieure à la délivrance du brevet. [75] Ainsi donc, la responsabilité de SZM est ici clairement engagée.

Les actions posées parcette dernière ont clairement causé un préjudice à Geneze. [76] Cela étant, pour quelle somme? - Quelle est l’indemnité raisonnable devant être accordée à Geneze? [77] Le fait que la responsabilité de SZM soit engagée ne signifie pas pour autant, etautomatiquement, que la somme réclamée – de 15 000$ - soit celle qui doit être ici allouée. [78] Tel que déjà précisé, le premier alinéa de l’article 55 de la Loi permet l’octroi dudommage subi, après l’octroi du brevet, et ce, en raison d’une contrefaçon d’un brevet. [79] Le présent cas d’espèce est différent.

Pour y faciliter la référence, le Tribunal citera denouveau le second alinéa de l’article 55 de la Loi :

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrenced’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après ladate à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible aupublic, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi dubrevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à ladate où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible. [80] Il revenait à Geneze d’établir également, par prépondérance de preuve, le montantpouvant être associé à cette indemnité raisonnable. [81] Les Tribunaux ont interprété, à quelques reprises, cette notion d’indemnité raisonnable.

Il s’agit d’une notion qui est distincte de celle de dommage énoncée au premier alinéa de cettedisposition, le législateur ayant pris la peine d’employer deux termes différents. [82] La Cour fédérale, dans l’affaire fréquemment citée de JAY-LOR International Inc c. Pentafarm systems ltd[28], expose les principes applicables en ces termes : [110] Dans le calcul des dommages-intérêts, il faut distinguer deux périodes. S’agissant de lapériode qui commence à la délivrance du brevet (le 22 avril 2003 en l’espèce), le paragraphe 55(1)de la

Loi sur les brevets s’applique. (…) [111] Avant la délivrance du brevet et après que la demande de brevet est devenue accessible aupublic (le 13 février 2001 en l’espèce), le paragraphe 55(2) de la

Loi sur les brevets prévoit : (…) [120] Comme je l’ai noté ci-dessus, le demandeur a également droit à une « redevanceraisonnable » pour la contrefaçon au cours de la période d’accessibilité au public. L’indemnitéraisonnable a été décrite comme étant de la nature de la redevance raisonnable, la partiedemanderesse devant assumer le fardeau d’établir ce que serait une redevance raisonnable (BakerPetrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., 2001 CFPI 889 , [2002] 2 C.F. 3, 13C.P.R. (4th) 193 au paragraphe 253 (C.F. 1re inst.), modifiée pour d’autres motifs 2002 CAF 158, 17 C.P.R. (4th) 478 (C.A.F.)). Il est manifeste que l’indemnité raisonnable,conformément au paragraphe 55(2) de la

Loi sur les brevets, ne peut être accordée que si le brevetvisé a été délivré et, dans le cas où il a été attaqué, si l’on a conclu à sa validité. Postérieurement àla décision Baker Petrolite, aucune jurisprudence n’a traité du sens à donner à l’« indemnitéraisonnable » prévue au paragraphe 55(2). [121] Les demanderesses me pressent d’accorder des dommages-intérêts à l’égard de la perte desventes de la première période, soit le même type de dommages-intérêts que ceux de la périodepostérieure à la délivrance du brevet 092. [122] À mon avis, une telle attribution de dommages-intérêts n’est pas justifiée.

En plus dem’appuyer sur les observations du juge Gibson dans l’arrêt Baker Petrolite, je fonde mon opinionsur mon interprétation des dispositions de loi qui s’appliquent. Pour la période postérieure à ladélivrance du brevet, le paragraphe 55(1) de la

Loi sur les brevets prévoit que « [q]uiconquecontrefait un brevet est responsable envers le breveté [...] du dommage que cette contrefaçon [lui]a fait subir ». Par comparaison, le paragraphe 55(2) prévoit que quiconque est responsable de

verser au breveté une « indemnité raisonnable [...] [pour un acte lui] faisant subir un dommage » au cours de la période où la demande est devenue accessible. Au paragraphe 55(2), le législateur aurait pu prévoir la même attribution de dommages que celle visée au paragraphe 55(1) . Il ne l’a pas fait. Par conséquent, pour donner effet aux termes différents des deux dispositions, j’estime que l’interprétation la meilleure est de considérer que l’« indemnité raisonnable » correspondant à la première période doit être différente des dommages-intérêts visés au paragraphe 55(1).

Il se peut que d’autres moyens que la redevance constituent une indemnité raisonnable. Toutefois, dans l’affaire dont je suis saisie, on ne m’a pas présenté d’autre option.

Par conséquent, en l’espèce, j’ai l’intention de considérer que l’« indemnité raisonnable » équivaut à la « redevance raisonnable ». [Le Tribunal souligne] [ 83 ] Précisant plus amplement la notion d’indemnité raisonnable, la Cour fédérale, dans cette même affaire de JAY-LOR, s’exprime ainsi : [125] Un taux de redevance raisonnable a été décrit comme « un taux que le contrefacteur aurait payé si, au lieu de contrefaire le brevet, [le contrefacteur] avait été autorisé à exploiter le brevet...

La question est de savoir quel taux découlerait des négociations entre un concédant consentant et un porteur de brevet consentant. » (AlliedSignal, précitée, à la page 176). [126] Cette notion repose sur l’hypothèse selon laquelle la personne qui souhaite employer une technologie brevetée en aurait normalement demandé l’autorisation et aurait été disposée à verser une redevance pour cet emploi. Le breveté, s’il est disposé à accorder une licence sur son invention, négocierait alors les conditions de la licence, notamment le montant des redevances, avec le licencié envisagé .

Cette hypothèse est manifestement artificielle dans la mesure où l’auteur de la contrefaçon, en l’espèce, n’a pas choisi de demander l’autorisation du breveté lorsqu’il a commencé à exploiter la technologie brevetée dans son propre dispositif. Il faut faire des suppositions sur la façon dont les parties auraient pu négocier. Cependant, l’attribution d’une licence est une pratique très courante dans le domaine de la propriété intellectuelle et est devenue un champ d’étude universitaire. Il semble que la méthodologie soit bien établie et relativement cohérente.

Par conséquent, on dispose d’éléments de preuve sur la manière dont les parties négocient des ententes de licence et sur la théorie applicable aux négociations.

En d’autres termes, en nous appuyant sur ce qui se passe dans le monde réel des pratiques en matière de licences et en appliquant une méthodologie généralement acceptée aux faits connus dans une affaire donnée, nous pouvons nous former une opinion sur les résultats de négociations hypothétiques entre les parties en l’espèce. [Le Tribunal souligne] [ 84 ] La mission de simuler une négociation entre un breveté consentant et une entreprise souhaitant pouvoir user d’un tel brevet n’est pas une mince tâche.

L’exactitude mathématique est souvent impossible à atteindre [29] . [ 85 ] Comme le résume Lord Wilberforce dans l’arrêt General Tire & Rubber Co . c. Firestone Tyre & Rubber Co [30] : Au bout du compte, le processus consiste à faire une estimation judiciaire des indications disponibles. [ 86 ] La justification formulée par Geneze, pour l’attribution de cette indemnité raisonnable, est ainsi décrite à même sa Demande : 6. Le montant total de la réclamation de la

partie demanderesse se détaille comme suit : 100 000 unités X (0,578$ pris de vente – 0,210$ coût de production) = 36 800$ de profit minimum. [ 87 ] Ce calcul mathématique est conséquent de la soumission initialement présentée par Geneze à SZM, soit donc à un prix de 0,578$ par unité, le tout tel qu’il appert des échanges courriels entre les parties, dûment produits devant le Tribunal. [ 88 ] Dans le cadre de son témoignage, M. Brousseau explique différemment, du moins arithmétiquement, la perte alléguée.

En effet, il expose qu’un contrat de cette nature, soit donc pour 100 000 unités, entraine un prix final , au client final (ici Élections Canada) de 1,40$ l’unité. [ 89 ] Dans ce scénario, la perte de profit se chiffrerait à la somme, minimale précise-t-il, de 35 000$, en ce que les marges habituelles quant aux ventes de Geneze – sur des contrats de cette nature – seraient de « 25 à 75% [31] ». [ 90 ] Par ailleurs, M.

Brousseau précise également dans le cadre de son témoignage, que l’objectif de toutes les démarches effectuées avec l’obtention de ce brevet est d’aller chercher un 10-15% de profits / redevances, une fois que l’usine de fabrication, le manufacturier et le distributeur ont pu eux-mêmes payer leurs frais et un peu plus. [ 91 ] Ceci étant, le Tribunal doit rappeler que cette notion d’indemnité raisonnable prévue à l’ article 55 (2) de la Loi n’est pas automatiquement synonyme de profits et encore moins de

revenus. L’indemnité raisonnable se veut être une compensation – raisonnable – pour la somme qui aurait autrement été versée à Geneze pour le droit d’utiliser le brevet. [ 92 ] La distinction est importante.

La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Western Oilfield [32] , le rappelle ainsi : [52] Bien que les activités de ce type prévues au paragraphe 55(2) ne constituent pas une véritable contrefaçon de brevet, puisque leur exécution a lieu alors qu’aucun brevet n’existe encore, par souci de simplicité, je les qualifierai de [traduction] « contrefaçon antérieure à la délivrance d’un brevet » dans les présents motifs. Les éléments suivants du paragraphe 55(2) sont importants : i. la responsabilité relative à la contrefaçon antérieure à la délivrance d’un brevet n’est pas engagée au

titre « d’un acte […] faisant subir un dommage » (comme cela est le cas dans des affaires de véritable contrefaçon de brevet), mais plutôt « à concurrence d’une indemnité raisonnable […] [au

titre d’]un dommage [subi] »; ii. la période de responsabilité commence à la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public, jusqu’à la délivrance du brevet; iii. la responsabilité découle d’activités « [qui] aurai[ent] constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible ». [Le Tribunal souligne] [ 93 ] Dans un tel scénario, Geneze aurait donc autorisé SZM à user du brevet, moyennant le paiement d’une royauté dûment négociée.

Geneze n’aurait pas eu, dans un tel scénario, à engager les frais associés à la production, à l’emballage, au transport et à la livraison des 100 000 sangles. À l’inverse cependant, son expectative de profits aurait été moindre en ce que la vente finale aurait été conclue par SZM, une fois dûment autorisée à ce faire. [ 94 ] M. Brousseau, ceci dit, a raison de postuler que le Tribunal ne peut se baser, artificiellement, sur le prix soumissionné par SZM dans le cadre de l’appel d’offres fédéral. En effet, il est apparu évident que la qualité même du produit était très différente du produit vendu par Geneze.

Messieurs Brousseau et Gingras notent que les produits fabriqués par SZM étaient de moindre qualité, que le polyester était également de moindre qualité, tout comme l’adhésif. [ 95 ] Ainsi donc, le montant de l’indemnité raisonnable ne saurait se calculer, artificiellement, sur la base du prix soumissionné pour un produit de qualité singulièrement différente. « C’est comme comparer des pommes avec des bananes », image M.

Brousseau. [ 96 ] D’ailleurs, cette qualité moindre a fait en sorte que Geneze, une fois les échantillons consultés, n’a pas pu accepter de confirmer au gouvernement fédéral son consentement, et ce, même si SZM lui offrait, à ce moment, conformément à la preuve soumise de part et d’autre, la somme de 7 000$, et ce, afin d’obtenir un tel consentement. [ 97 ] Cela étant, le Tribunal ne peut, à l’inverse non plus, accepter – tout simplement – les calculs exposés verbalement par M.

Brousseau, qui note qu’une soumission de l’ordre de 140 000$ (1,40$ par unité) aurait permis à toutes les parties (inventeur, fabricant, manufacturier, distributeur) d’y trouver leur compte. [ 98 ] À cet égard, M. Hoch a raison de postuler que rien n’indique que le gouvernement fédéral aurait attribué un contrat à cette valeur. [ 99 ] En effet, ce chiffre de 1,40$ n’apparait pas vraiment révélateur en l’espèce. Il n’est pas, non plus, documenté par Geneze.

À tout événement, la preuve documentaire soumise ne le supporte pas de manière prépondérante. [ 100 ] En fait, le prix soumissionné par Geneze, au bénéfice de SZM, et qui apparait d’un courriel daté du 26 octobre 2018 [33] , soit donc à un taux de 0,578$ par unité, apparait être un guide plus révélateur. Même en usant de la marge de profit habituelle, soit 25% au bas de sa fourchette – la réclamation n’atteint pas la somme de 15 000$ [34] . [ 101 ] Le Tribunal ne possède pas de boule de cristal.

Cependant, et à tout événement, la méthode de calcul proposée par Geneze ne semble pas, avec égards, réellement imbriquer cet élément de risque où le fédéral aurait tout simplement refusé d’octroyer le contrat [35] . [ 102 ] Certes, un contrat fut bel et bien octroyé, pour une somme, avant taxes, de 38 000$.

Le Tribunal considère, en toute probabilité et en tout vraisemblance, qu’une soumission représentant une augmentation de 368% [36] de ce coût avait toutes les chances d’être rejetée, voire de ne pas constituer la plus basse soumission conforme. [ 103 ] À tout événement, il revenait à Geneze d’établir, de manière prépondérante, que la somme de 15 000$ représentait cette indemnité raisonnable devant être accordée par le Tribunal.

[ 104 ] La preuve soumise ne permet pas d’en arriver à une telle condamnation se chiffrant à la somme de 15 000$. [ 105 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, qui fut à ce sujet précis peu documentée, et appelé à arbitrer le tout, le Tribunal considère qu’une somme de 10 000$ [37] représente, dans les circonstances de l’espèce, une indemnité raisonnable au sens de la Loi . [ 106 ] La preuve documentaire soumise quant aux prétentions principales de Geneze fut particulièrement bien garnie.

Ceci dit, la même chose ne peut être dite de la preuve – spécifique – concernant l’indemnité raisonnable – la preuve, à ce sujet, étant beaucoup moins précise. [ 107 ] Bref, la preuve soumise ne permet pas de justifier l’octroi de l’indemnité réclamée, soit 15 000$. [ 108 ] Le fait que la trame factuelle se situe résolument, quant à l’analyse du préjudice subi, au second alinéa (indemnité raisonnable) de l’

article 55 de la Loi , et non au premier alinéa, invite également à la prudence et à la modération dans l’octroi d’une indemnité, et ce, peu importe la méthode retenue pour sa détermination. [ 109 ] La Demande de Geneze sera donc partiellement accueillie, pour la somme de 10 000$. Celle-ci sera majorée, tel que demandé et conformément aux principes applicables, de l’intérêt au taux légal, de l’indemnité additionnelle prévue à l’

article 1619 du Code civil du Québec , ainsi que des frais de justice quant à la Demande principale. [ 110 ] Reste donc la question du bien-fondé, ou non, de la Demande reconventionnelle formulée par SZM. - La demande reconventionnelle formulée par SZM Promotions inc [ 111 ] Ladite demande reconventionnelle produite par SZM est ainsi libellée : The plaintiff caused us a tremendous financial loss with his unsubstantiated claim.

We actually lost well over 15 000$ as we produced the entire order and then were forced to discard it. [ 112 ] SZM réclame également le paiement d’intérêt au taux annuel, agréé, de 20%. [ 113 ] En fait, la prémisse de base de cette Demande reconventionnelle est à l’effet que Geneze ne bénéficiait pas d’un brevet. Ainsi donc, les démarches de M. Brousseau et de M.

Gingras auraient été effectuées, plaide-t-on, sans droit, de mauvaise foi et de manière abusive. [ 114 ] Ces prétentions ne peuvent ici être retenues. [ 115 ] Certes, le brevet n’était pas encore octroyé à Geneze, et ce, au début du processus d’appel d’offres fédéral. [ 116 ] Ceci dit, rappelons que le contrat fut octroyé à SZM, par le fédéral, en date du 22 octobre 2018. [ 117 ] Le brevet, pour sa part, est octroyé à Geneze en date du 15 janvier 2019. [ 118 ] Quant à la résiliation du contrat par le fédéral, celle-ci survient le 19 mars 2019, le tout conformément à l’article 20.01.01 du contrat intervenu [38] . [ 119 ] D’ailleurs, dans la lettre adressée, le 19 mars 2019, par Élections Canada à SZM, on y précise – justement – que celle-ci a fait défaut de rectifier le tir quant à la problématique liée à la propriété intellectuelle de Geneze. [ 120 ] Pour mieux comprendre ladite missive d’Élections Canada, l’on doit se référer au libellé même du Contrat, lui-même découlant de l’appel d’offres.

Plus spécifiquement, les articles 17.01.01 et 17.01.04, se retrouvant dans la

section chapeautée par le

titre « Intellectual Property Infringement and Royalties », sont rédigés ainsi : 17.01.01 The Contractor represents and warrants that, to the best of its knowledge, neither it nor Elections Canada will infringe any third party’s intellectual property rights [39] in performing or using the Work, and Elections Canada will have no obligation to pay royalties of any kind to anyone in connection with the Work. 17.01.04 If anyone claims that, as a result of the Work, the Contractor or Elections Canada is infringing its intellectual property rights, the Contractor must immediately do one of the following:

a) take whatever steps are necessary to allow Elections Canada to continue to use the allegedly infringing part of the work; or

b) modify or replace the Work to avoid intellectual property infringement, while ensuring that the Work continues to meet all the requirements of the Contract; or

c) take back the Work and refund any part of the Contract Price that Elections Canada has already paid. If the Contractor determines that none of these alternatives can reasonably be achieved, or if the Contractor fails to take any of these steps within a reasonable amount of time, Elections Canada may choose either to require the Contractor to do (c), or to take whatever steps are necessary to acquire the rights to use the allegedly infringing part(

s) of the Work itself, in which case the Contractor must reimburse Elections Canada for all the costs it incurs to do so. [ 121 ] D’ailleurs, Élections Canada a manifestement pris au sérieux les envois réalisés par Geneze, d’où les communications subséquentes et, ultimement, la résiliation du contrat avec SZM. [ 122 ] Avec égards pour l’opinion contraire, le comportement adopté par Geneze ne peut nullement se qualifier de fautif. Du reste, la Demande formulée par celle-ci est accueillie, bien que partiellement. Cette Demande n’était nullement déraisonnable. [ 123 ] Au final, le préjudice subi par SZM fut plutôt causé par sa propre conduite, notamment en ce que :

i) Elle n’a pas pris au sérieux les propos de Geneze et a préféré prendre la chance qu’aucun brevet ne soit octroyé; ii) Alors que les négociations entre les parties étaient sur le point de se conclure favorablement, elle a préféré se retrancher, ne pas clore de telles discussions, tout en mandatant, en parallèle, une entreprise localisée à l’étranger afin de procéder à la production des 100 000 sangles; iii) Elle n’a pas su rencontrer les exigences du gouvernement fédéral, telles que stipulées à l’article 17.01.04 du contrat précité, ce qui a entrainé la résiliation du contrat. [ 124 ] Le Tribunal ne voit pas, à la lumière de la trame factuelle établie, en quoi quelconque reproche peut ici être formulé à l’encontre de Geneze et de ses représentants. [ 125 ] Pour l’ensemble de ces considérations, la Demande reconventionnelle formulée par SZM doit être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE SZM Promotions inc à payer à Geneze Innovation inc la somme de 10 000$, avec l’intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’

article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 décembre 2018 [40] ; REJETTE la Demande reconventionnelle, le tout avec les frais de justice en faveur de Geneze Innovation inc [41] ; LE TOUT , quant à la condamnation prononcée à l’encontre de SZM Promotions inc, avec les frais de justice en faveur de Geneze Innovation inc. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2022